一、案情简介

　　2022年4月，深圳市市场监督管理局收到国家知识产权局2022年第一批非正常专利申请情况通报，其中，深圳市XX知识产权代理有限公司（以下简称“当事人”）以2550件涉嫌非正常专利申请而排名广东省第一位。为查清事实，我局执法人员于4月22日对当事人进行了初步调查，发现当事人涉嫌存在非正常专利申请行为。4月25日，我局对当事人立案调查。

　　经调查，当事人是一家具备国家专利代理资质的专利代理机构，机构代码为：44367，总部设在深圳，全国分公司共计46家（其中深圳3家），执业专利代理师共39名。2021年1月1日至2022年4月30日，国家知识产权局通报5批次筛查结果，共筛查出当事人涉嫌非正常专利申请5784件，涉及其在全国22个省、自治区、直辖市的业务，其中2021年第四批及2022年第一批，当事人在深圳市的涉嫌非正常专利申请2760件。

　　2021年，当事人为降低公司运营成本，提高效率，自行设计了一套“专利申请流程自动化管理系统”（以下简称：自研系统），实现专利申请流程程序化、专利申请提交自动化的目的。但是，由于管理不到位，在自研系统尚未完善的情况下，在2021年11月29日至12月7日系统测试期间，当事人以自身名义，使用真实有效的专利代理师曾某的 “递交key” (即电子签名)，将仅供测试的公司内部存档且无实际应用价值的2438件专利申请材料误提交至国家知识产权局“专利电子申请系统”，并分别收到《专利申请受理通知书》，在短时间内从而形成“巨量”非正常专利申请。

　　当事人于2021年12月8日发现了自研系统出现专利申请申报错误后，立即停止该系统的运行并向国家知识产权局提交撤回上述2438件误提交的专利申请。

　　二、调查与处理

　　经审理，深圳市市场监督管理局认为：当事人疏于管理，首先，未对专利代理机构账号、代理师曾某的电子签名约束性使用，未限制自研系统测试范围，突破国家知识产权局“专利电子申请系统”对资质管理的限制要求，提交2438件无实际应用价值的测试用专利申请，严重扰乱专利工作秩序。其次，对当事人就该批专利申请的撤回，国家知识产权局需耗时近一个月进行审查，严重干扰专利审查工作。

　　当事人的上述行为是《专利代理管理办法》第五十一条规定的“(二) 从事非正常专利申请行为，严重扰乱专利工作秩序；(四) 严重干扰专利审查工作或者专利行政执法工作正常进行”所指的违法行为，属于《专利代理条例》第二十五条第五项规定的“疏于管理，造成严重后果”的违法行为。

　　虽然当事人已将自研系统停用并删除，并撤回测试时误报的专利申请，且能够积极配合我局的调查工作，但是，当事人的行为严重扰乱专利工作秩序，且在业内造成了一定的社会影响，参照《市场监管总局关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》“三、（七）5. 当事人既有从轻或者减轻行政处罚情节，又有从重行政处罚情节的，市场监管部门应当结合案件情况综合考虑后作出裁量决定”的规定，给予当事人一般行政处罚。2022年7月11日，深圳市市场监督管理局依据《专利代理条例》第二十五条第一款的规定，责令当事人立即改正违法行为，并给予以下行政处罚：（一）警告；（二）处人民币伍万元（￥50,000）罚款。

　　三、法律分析

　　（一）基层知识产权执法单位查处专利代理机构的非正常专利申请案件法律适用的尴尬

　　省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门对专利代理机构的非正常专利申请案件的查处，一般适用《专利代理条例》第二十五条第一款第（五）项的规定：“疏于管理，造成严重后果”进行查处，在《专利代理管理办法》第五十一条规定了那些行为属于“疏于管理，造成严重后果”，如：“(一) 因故意或者重大过失给委托人、第三人利益造成损失，或者损害社会公共利益；(二) 从事非正常专利申请行为，严重扰乱专利工作秩序；(四) 严重干扰专利审查工作或者专利行政执法工作正常进行；(八) 默许、指派专利代理师在未经其本人撰写或者审核的专利申请等法律文件上签名，严重损害当事人利益；”。

　　2021年3月11日国家知识产权局发布“规范性文件”《关于规范申请专利行为的办法》的公告（第411号），在第一条中出现二个概念：非正常申请专利行为及非正常专利申请，其中，“非正常专利申请”在公告中再一次出现仅在第四条“对于被认定的非正常专利申请，……”，从公告本意理解：“非正常申请专利行为”需要由国家局来审查认定，被认定的“非正常申请专利行为”的专利申请即为“非正常专利申请”。由此可见，所有“非正常专利申请”均需由国家局审查认定专利代理机构存在“非正常申请专利行为”，否则，基层行政执法部门将处于处罚无据的尴尬。

　　其实在2017 年 4 月 1 日实施的国家知识产权局令第 75 号《关于规范专利申请行为的若干规定》（部门规章），并无“非正常专利申请”这一概念，2021年版的“规范性文件”《关于规范申请专利行为的办法》文中也才出现了二次“非正常专利申请”这一说法，而这个概念正式提出是2019年5月1日实施的《专利代理管理办法》，即使是在2015年版《专利代理管理办法》及2019年3月1日实施的《专利代理条例》也都没有出现这一概念。正是由于2019年版的《专利代理管理办法》与《关于规范申请专利行为的办法》对非正常专利申请这一概念的提出，导致基层知识产权管理部门一致认为它需要国家局的审查认定，在没有认定结论的情况下，此类案件的查处具有非常大的法律风险。

　　（二）“非正常申请专利行为”的查处

　　显然2021年版的“规范性文件”《关于规范申请专利行为的办法》，列示了“非正常申请专利行为”具体规定，也强调了审查认定由国家局实施。但是，在实践中专利代理机构在向国家知识产权局专利电子申请系统提交专利申请时，基层行政执法部门已经可以查实代理机构可能存在的一些违法行为，例如该办法第二条所列某些事项，但是，根据《办法》规定仍然需要国家局来审查认定，虽已查明当事人存在同类违法行为，也案件仍免不了处于无法查处的尴尬。其实，此类案件的查处难度不大，并不涉及专利本身，纯粹专利申请过程中事务性的工作，国家局应该放手由于基层执法部门查处，减轻国家局自身负担，放开基层执法部门的手脚，以专利代表机构向国家局提交专利申请作为节点，专利提交之前由基层执法部门进行监管，专利提交之后由国家局出具意见进行规范。

　　（三）对专利代理机构负责人及代理师的查处

　　《专利代理条例》第二十六条规定了对专利代理师查处的有关规定，但是代理师从事了条例规定的“五项”行为之外的违法行为如何处理呢？而《专利代理管理办法》也没有补充更多的实质惩罚性处罚条款。对专利代理机构负责人更没规定实质惩罚性处罚。我局在调查中发现，代理师往往实际听命于专利代理机构负责人，指使他人实施违法行为的专利代理机构负责人却不承担任何责任，相关规定让人不能理解。应该参照《商标法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国认证认可条例》等法律法规，尽快修订《专利代理条例》，存在非正常专利申请违法行为的代理机构的主要负责人及负有责任的人员制定惩罚性处罚。

　　四、典型意义

　　我局仅凭国家知识产权局提供的《2022年第一批涉嫌非正常专利申请情况通报》为线索，在没有国家知识产权局的《非正常专利申请初步确认意见通知书》、《非正常专利申请确认通知书》的情况下，经过缜密的调查，以当事人开展专利申请代理时的迫切需求为切入点，重点调查向国家局专利电子申请系统批量添加的成因、违法行为期间、实施的方式方法、后续处理等，以及国家局应对当事人扰乱专利申请工作秩序的违法行为所做工作，形成完整的证据链，最终证实当事人将作废的专利申请材料作为“自研系统”的测试数据违规批量添加，该批作废的专利申请材料无需国家局认定，我局直接认定其为非正常专利申请（比喻为垃圾材料申请），成功地规避了案件的法律风险点，使案件顺利办结。